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专利许可的法律风险之——专利许可不明确

时间:2018-01-19 15:46:10 来源:好律师
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专利许可的法律风险之——专利许可不明确

  专利许可的边界即专利许可范围,涵盖许可期限、许可对象、许可方式、许可地域、许可内容等各方面内容,是专利许可的核心问题。任何一个环节约定不明,都会导致专利许可边界模糊,埋下争议隐患。  

  1、许可期限   

  专利许可期限,包括起始期限与终止期限。许可期限绝非约定自某年某月某日起至某年某月某日终止如此简单。对于被许可人而言,许可起始日期并不必然意味着被许可人能够顺利地实质性实施被许可的技术方案。在某些情况下,仅仅凭借专利披露的技术方案和约定可能无法达到最优实施状态,仍需在权利人披露某些细节、窍门的情况下才能实现。对于许可人而言,许可终止期限往往不是一个静态的固定日期。在许可期限临近届满时,许可人存在停止生产、停止包装、停止销售等多个时间节点。被许可人何时需要停止生产、是否需要销毁半成品、工厂库存商品是否可以继续销售、门店库存商品是否可以继续销售、在售后服务过程中是否可以实施许可专利、权利人是否回购剩余库存产品、是否销毁何时销毁生产模具,这些问题都是许可期限所涉及的问题。一般而言,如果权利人采取提成浮动方式收取专利许可费的,往往先设定一个停止生产的明确期限,同时设定一个停止销售的明确期限,允许被许可人在停止生产后的一定期限(例如半年)内继续将库存产品进行销售,但不得进行生产,根据总体销售额度结算专利许可费。一旦约定不明,许可人难以有效地及时制止被许可人实施专利技术或者销售专利产品,作为导火索也容易引发许可费结算的争议。  

  2、许可对象   

  对于权利人而言,应当明确限定被许可人的主体范围,明确是否包括被许可人的关联公司,例如子公司、母公司、兄弟公司等。有的公司一套人马两块牌子,有的公司股权结构复杂;有的集团内部各子公司分工不同,有的负责销售,有的负责生产。如果被许可对象不够明确,可能出现多个被许可人同时生产、销售的情形,权利人难以监督许可合同的履行,也有可能出现权利人竞争对手通过控制某一被许可人的股权或者与某一被许可人进行合作间接获得许可授权的情形,从而损害权利人的利益、违背权利人的许可初衷。  

  3、许可方式 

  从许可权性质角度划分,许可方式包括独占许可、排他许可和普通许可。所谓独占许可是指除被许可人之外,包括权利人在内的第三方均不得在许可期限内实施专利。所谓排他许可是指除被许可人、许可人之外,任何第三方不得在许可期限内实施专利。所谓普通许可是指被许可人有权在许可期限内实施专利,许可人在许可期限可以自行实施专利,也有权许可第三方在许可期限内实施专利。如果约定不明,则视为普通许可。明确约定许可方式,对于明确权利人的权利义务意义重大。  

  此外,权利人是否允许被许可人进行转许可,是否允许转被许可人再次进行转许可,也是权利人需要事先考虑清楚的问题。从消极方面而言,允许被许可人转许可,意味着被许可人可以通过转许可获得许可费收入,转许可过程中可能出现超出原许可范围情形,埋下纠纷隐患;转被许可人获得许可权后,会导致市场上出现更多的专利产品,可能导致权利人对外许可收费能力的下降。从积极方面而言,允许转许可鼓励专利产品更快更好地进入市场,可能给权利人带来更多的收益。  

  在敖谦平诉飞利浦(中国)投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等侵害发明专利权纠纷案中,权利人敖谦平允许“和宏公司许可第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用专利技术”。该授权表达方式是本案的核心争议焦点,即被许可人和宏公司是否有权接受飞利浦公司的委托,为其加工使用涉案专利的产品。被许可人实施专利,如果以自己名义生产,可以自行生产或者外包给第三方生产;如果以他人名义生产,被许可人可作为承揽方自行生产或者外包给第三方生产。在第二种情形中,被许可人实施了专利,但是第三方尽管未得到权利人许可,仍可以自己的品牌销售专利产品,绕开了专利许可障碍。如果允许被许可人为他人代工,等同于被许可人获得了转许可的权利。因而,笔者更倾向于一审法院的观点,认定和宏公司仅有权自行生产或者作为定作人委托第三方生产,无权接受第三方委托作为承揽人生产专利产品。

  4、许可地域 

  专利权具有地域性,仅在核准登记所在国具有受法律保护的排他性权利。权利人不得超出该国地域范围进行授权许可,不得授权他人在法律保护的地域之外实施专利技术方案,否则极有可能导致被许可人在第三国侵害他人的专利权。另一方面,如果权利人不合理地限制被许可人实施专利的地域,也可能导致该合同限制条款无效。我国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条,明文禁止权利人不合理地限制被许可人的销售渠道和出口市场。可见,权利人在明确许可地域时,既不能肆意扩大许可地域范围,也不能任意限制许可地域范围,否则均可能发生法律风险。


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