一、案情介绍

鼎盛公司系一家专业从事生产、加工(焙)烘烤制品并销售公司自产产品等的外商独资企业。其分别于2003年1月、2006年9月、2008年10月及2010年2月注册取得第3003766号、第4155628号“艾维尔IWill”文字及图商标、第5063450号“爱维尔”文字商标以及第6289718号“爱维尔Iwill”文字及图商标，核定使用商品均为第30类“蛋糕、面包、月饼等”。2009年6月23日，鼎盛公司与浙江健利包装有限公司签订订购合同，约定由浙江健利包装有限公司为鼎盛公司制作涉案标有标识(以下称为“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识)的礼盒、手拎袋、单粒包等包装产品。2009年8月，鼎盛公司开始生产月饼，并将其当年度所生产的月饼划分为“秋爽”、“美满”、“星月”、“和谐”以及涉案的“乐活”等总计23个类别，同时制作相应的广告宣传目录册。2009年9月初，鼎盛公司将上述月饼投放市场，主要通过鼎盛公司在苏州大市范围内的63家爱维尔直营店、加盟店销售、直接向公司订货及临时聘请外来人员以销售礼品券的方式进行销售。鼎盛公司在涉案“乐活”款月饼的手拎袋、内衬及月饼单粒包装盒外侧左下角显著位置均标注“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识，手拎袋两侧同时标注有生产商鼎盛公司名称、电话、厂址等信息。第三人东华公司经国家商标局核准于2009年7月14日取得第5345911号(以下简称“乐活LOHAS”)注册商标，核定使用商品为第30类“糕点；方便米饭；麦片；冰淇淋”，目前尚未在产品上使用该商标。2009年9月8日，苏州工商局接到举报称鼎盛公司生产销售的“乐活LOHAS”等月饼有商标侵权嫌疑，故展开相应调查。查明鼎盛公司在当年生产销售的23款月饼中有一款月饼使用“乐活LOHAS”商标，根据当事人的销售记录，截至2009年9月20日止，“乐活LOHAS”月饼已销售10200盒，标价119元／盒，计货值为1213800元。苏州工商局于2010年3月4日及2010年4月12日两次就该行政处罚一案举行听证。2010年6月11日，苏州工商局作出苏工商案字(2010)第00053号行政处罚决定，认定鼎盛公司的行为属于《商标法》第五十二条第(一)项所规定的侵犯注册商标专用权的行为，依据《商标法》第五十三条以及《商标法实施条例》第五十二条的规定，对鼎盛公司作出了责令停止侵权行为并罚款人民币50万元的行政处罚决定。该具体行政行为作出后，鼎盛公司不服并于2010年6月29日向苏州市人民政府申请行政复议。苏州市人民政府经审理后认为苏州工商局的处罚决定认定事实清楚，证据确凿，程序合法，内容适当，于2010年8月27日作出[2010]苏行复第148号行政复议决定书，决定维持苏州工商局作出的苏工商案字(2010)第00053号工商处罚决定。鼎盛公司对此仍不服，遂向法院提起行政诉讼。另查明，关于乐活一词的起源及释义，乐活系由美国社会学家保罗・雷在1998年提出，其英文释义为“lifestylesofhealthandsustainability”。2008年8月，教育部发布的《中国语言生活状况报告(2006)》中将“乐活族”作为汉语新词语收录其中。

二、争议焦点

苏州工商局作出的苏工商案字(2010)第00053号行政处罚决定是否合法。

三、法律分析

(一)上诉人鼎盛公司使用“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用的标识系商标性使用商标是商品生产经营者或服务提供者为使自己的商品或服务区别于他人而使用的一种标识，其应当具有显著性和区别的功能。在判断商品上的标识是否属于商标性使用时，必须根据该标识的具体使用方式，看其是否具有识别商品或服务来源之功能。本案中，上诉人鼎盛公司在2009年中秋月饼的推销活动中，将其生产销售的月饼划分为“秋爽”、“美满”、“星月”、“和谐”以及涉案“乐活”等总计23个款式，虽然鼎盛公司认为“乐活LOHAS”只是作为其月饼款式中一款的商品名称使用，但根据其在月饼包装上的标注情况，“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用的标识使用方式属于商标性使用。首先，鼎盛公司并未在其月饼包装上规范且以显著方式突出使用自己的“爱维尔”系列注册商标；其次，在“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用的标识中，“乐活LOHAS”与“Iwill爱维尔”连用，融为一体，鼎盛公司并未突出其自有商标“Iwill爱维尔”，相反却突出了“乐活LOHAS”，标识性效果明显。因此，从涉案“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识的实际使用情况来看，无法看出“乐活LOHAS”的使用方式属于其注册商标或“Iwill爱维尔”商标项下的一种款式名称，“乐活LOHAS”与“Iwill爱维尔”连用后作为一个整体标识，起到区别商品来源的功能，属于商标性使用。、

(二)上诉人鼎盛公司使用的“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用的标识与东华公司的“乐活LOHAS”注册商标构成近似，其行为侵害了被上诉人东华公司注册商标专用权我国《商标法》第五十二条第(一)项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，上诉人鼎盛公司使用诉争标识的商品月饼与被上诉人东华公司注册商标核定使用的糕点等商品属于类似商品，且两商标并不相同，对此各方当事人并无争议，因此，判断鼎盛公司的行为是否构成商标侵权的关键在于，鼎盛公司使用的诉争标识与东华公司“乐活LOHAS”注册商标是否构成近似。虽然我国商标法对商标近似的判断未作具体规定，但在司法实践中，一般认为商标近似是指被控侵权的商标与注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。亦即，侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是混淆性近似，是否造成市场混淆是判断商标近似的重要因素之一。其中，是否造成市场混淆，通常情况下，不仅包括现实的混淆，也包括混淆的可能性。具体判断商标是否近似时，应掌握的原则：一是以相关公众的一般注意力为标准；二是既要对商标进行整体比对，又要对商标的主要部分进行比对，且比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；三是应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案中，上诉人鼎盛公司使用的诉争标识与被上诉人东华公司的“乐活LOHAS”注册商标相比，应当认定构成近似商标。理由是：首先，从整体对比来看，上诉人鼎盛公司使用的“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识中，“乐活LOHAS”在整体结构中较为突出，占主要部分，且该部分的中英文字的字形、读音及含义与东华公司“乐活LOHAS”注册商标完全相同，其构成要素非常接近，易使相关公众对商品的来源产生误认。其次，从“乐活LOHAS”注册商标的显著性和知名度考虑，两商标易造成市场相关公众的混淆和误认：其一，“乐活族”一词虽然被《中国语言生活状况报告(2006)》所收录，但作为2006年度才出现的新词语，只能说明该词语在2006年这一时段因一定使用频率及流行度而被收录，并不代表该词语在当时已经达到通用词汇的程度，更不能以该词汇在本案进入诉讼阶段后的流行度来反推在2009年“乐活LOHAS”商标被核准注册时，已经成为社会通用词汇。目前，“乐活LOHAS”作为注册商标并未被撤销，也说明“乐活”一词虽具有一定含义，但该词汇在核准注册时因尚未达到通用词汇的程度，具有一定的显著性。因此，应认定鼎盛公司使用的诉争标识起到的是商标标识性作用，而非是对商品进行的一种描述，一般消费者看到“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用的标识时，并不会将其理解为“我愿意健康生活”这一含义。上诉人鼎盛公司认为“乐活LOHAS”作为社会通用词汇，其是根据该词的本义使用，属于合理使用的主张不能成立。其二，“乐活LOHAS”商标于2009年7月核准注册。虽然在被上诉人苏州工商局2009年9月查处、2010年6月作出行政处罚决定时，“乐活LOHAS”注册商标因尚未实际使用而不存在市场知名度，且在本案二审诉讼期间该注册商标仍未使用，但由于“乐活LOHAS”商标刚被核准注册，上诉人鼎盛公司的使用行为即被工商行政机关查处，因此，本案对是否造成两者混淆的侵权判断应当以行政机关查处的时间为判断基准。在没有证据证明被上诉人东华公司注册“乐活LOHAS”商标的行为存在恶意抢注的主观故意时，需要为尚未使用注册商标的商标权人预留一定的保护空间，此时关于混淆的判断，应当更多地考虑混淆的可能性，而非是否产生了实际混淆。司法实践中，近似商标侵权判定以实际混淆作为判断标准的，通常需要有被控侵权商标经长期善意使用，两个商标已形成善意共存状态等特殊历史因素存在，而本案中不存在上述特殊历史因素。虽然鼎盛公司在涉案商标核准注册之前即已使用“乐活LOHAS”字样进行相应包装设计和委托生产，但由于该使用时间很短暂，不足一个月，并未形成两商标因长期使用而善意共存的状况。如果一味以涉案注册商标未实际使用，不会造成实际混淆作为侵权判断标准，则有可能对商标注册制度造成不应有的冲击，不利于注册商标专用权的保护。

(三)被上诉人苏州工商局作出的行政处罚显失公正行政处罚显失公正一般是指行政处罚虽然在形式上不违法，但处罚结果明显不公正，损害了公民、法人或者其他组织的合法权益。我国《行政处罚法》第四条第二款规定，实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。因此，行政主体在实施行政处罚时，应当遵循该条规定的“过罚相当原则”。如果行政机关作出的行政处罚明显违背“过罚相当原则”，使行政处罚结果与违法程度不相适应，则应当认定属于行政处罚显失公正。我国《商标法》第五十三条规定，工商行政管理部门在处理侵犯注册商标专用权纠纷时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，并可处以罚款。对该条款的正确理解应当是工商行政机关对商标侵权行为作出行政处罚时，在责令立即停止侵权行为的同时，可以对是否并处罚款作出选择。因此，工商行政机关在行使该自由裁量权时，应当根据《行政处罚法》第四条第二款确立的“过罚相当原则”，综合考虑处罚相对人的主观过错程度、违法行为的情节、性质、后果及危害程度等因素，决定是否对相对人并处罚款。本案中，上诉人鼎盛公司使用的诉争标识与被上诉人东华公司的“乐活LOHAS”注册商标构成近似商标，其行为构成商标侵权，苏州工商局作为查处侵犯注册商标专用权行为的行政机关，有权依据我国商标法对其违法行为予以查处并作出处罚，但其在责令鼎盛公司停止侵权行为的同时并处50万元罚款，并未考虑以下应当考虑的因素：第一，在“乐活LOHAS”注册商标核准之前，上诉人鼎盛公司就进行了相应的包装设计并委托生产，鼎盛公司不存在攀附被上诉人东华公司注册商标声誉的主观恶意。第二，“乐活LOHAS”商标于2009年7月核准注册，被上诉人苏州工商局对上诉人鼎盛公司的侵权行为于2009年9月查处、2010年6月作出行政处罚决定。因鼎盛公司的侵权时间非常短暂，且涉案注册商标尚未实际使用，故鼎盛公司的侵权行为对商标权人东华公司并未造成实际损害后果。第三，从“Iwill爱维尔”与“乐活LOHAS”连用的标识使用情况来看，上诉人鼎盛公司仅是在2009年中秋月饼的促销活动中使用该标识，且作为该年度中秋23款系列月饼中的一款，鼎盛公司并未对使用该标识的月饼进行专门、广泛、大量的宣传，其对商品的销售模式也仅限于其专卖店销售或直接推销。加之“乐活LOHAS”注册商标因未使用不存在市场知名度，尚未造成市场中相关公众实际的混淆和误认，故其侵权行为和情节显著轻微。基于以上因素，被上诉人苏州工商局在对上诉人鼎盛公司进行行政处罚时，责令其停止侵权行为即足以达到保护注册商标专用权以及保障消费者和相关公众利益的行政执法目的，但苏州工商局未考虑鼎盛公司上述主观上无过错，侵权性质、行为和情节显著轻微，尚未造成实际危害后果等因素，同时对鼎盛公司并处50万元罚款，使行政处罚的结果与违法行为的社会危害程度之间明显不适当，其行政处罚缺乏妥当性和必要性，应当认定属于显失公正的行政处罚。关于上诉人鼎盛公司认为被上诉人苏州工商局多次听证违反《行政处罚法》的相关规定，属于程序违法的问题。二审法院认为，我国行政处罚法规定听证程序，但对听证的次数没有作出明确规定，因此苏州工商局多次听证并未违反相关法律的禁止性规定，鼎盛公司认为苏州工商局存在程序违法的理由于法无据，不予支持。综上，江苏省高级人民法院认为，工商行政机关依法对行政相对人的商标侵权行为实施行政处罚时，应遵循过罚相当原则行使自由裁量权；也就是说，在保证行政管理目标实现的同时，兼顾保护行政相对人的合法权益，行政处罚以达到行政执法目的和目标为限，并尽可能使相对人的权益遭受最小的损害。工商行政机关如果未考虑应当考虑的因素，违背过罚相当原则，导致行政处罚结果显失公正的，人民法院有权依法判决变更。

四、裁判结果

一、撤销江苏省苏州市中级人民法院(2011)苏中知行初字第0001号行政判决；二、变更2010年6月11日江苏省苏州工商行政管理局作出的苏工商案字(2010)第00053号行政处罚决定“1．责令停止侵权行为，2．罚款人民币50万元”为“责令停止侵权行为”。

五、裁判依据

（1）《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第五十三条；

（2）《中华人民共和国行政处罚法》第四条第二款；

（3）《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(四)项、第六十一条第(二)项。