大公司为防侵权抢注“山寨”商标，防御性商标的认定与使用

想买“鲜芋仙”，买到的却是“鲜手仙”；想吃“鲍师傅”，买到的却是“金典鲍师傅”等现象已屡见不鲜。其中，由于“鲍师傅”并不属于知名商标，即使地区工商部门介入也无法有效解决，法律程序维权成本又很高。此外，不仅非知名商标的持有人维权难，知名商标甚至驰名商标的持有人维权也不容易。所以，为了避免“山寨”商标给自己的品牌带来不良影响，很多公司采取自己抢注近似商标的方法维权，这种方法称为防御性商标注册。那么，怎样认定与使用防御性商标注册？

“山寨”不止 一些大公司为防侵权抢注“山寨”商标

想买“鲜芋仙”，买到的却是“鲜手仙”；想吃“鲍师傅”，买到的却是“金典鲍师傅”……商标上“近似”、包装上模仿等都是山寨产品营销的手段。《工人日报》记者日前采访了解到，面对“山寨”产品屡禁不止和维权成本高且获赔概率低的窘境，一些大公司为防侵权无奈自己抢注“山寨”商标。

2017年4月，本报曾以《爆红的“鲍师傅”受困冒牌的“鲍师傅 ”》为题报道了正规的“鲍师傅”糕点店，受到“精品鲍师傅”“金典鲍师傅”等山寨产品困扰一事。

“鲍师傅”创始人鲍才胜日前表示，去年他向北京城6区的工商部门提供了30余份侵权报告，今年前4月已经提交了10多份。但由于“鲍师傅”并不属于知名商标，工商执法部门的惩戒力度有限，有的地区工商部门介入后，对方会摘掉牌子，但过不了多久又挂出来了。“走法律程序维权成本又太高。”

事实上，不仅非知名商标的持有人维权难，知名商标甚至驰名商标的持有人维权也不容易。据了解，为了保护自己的商标，正宗的“大白兔”奶糖的生产厂家，注册了“大灰兔”“大黑兔”“大花兔”等多个近似商标；小米公司注册了“大米”“蓝米”“黑米”“紫米”“橙米”“绿米”“黄米”“桔米”等。而拥有正牌“雪碧”商标的可口可乐公司，也注册了“雷碧”商标。

这些大公司为何要自己注册“山寨”商标呢？北京市君本律师事务所律师王飞告诉记者，根据《商标法》的规定，申请注册的商标，同他人在同一种商品或类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同及近似的，由商标局驳回申请。然而，认定商标是否“近似”，尽管有严格的标准，但商评委也有很强的主观性，“你不注册可能会被别人注册了”。

王飞表示，《商标法》的一般原则是“注册在先”，也就是说法律只保护依法首先申请注册该商标专用权的企业。如果其他企业抢先注册了与自己商标名称“近似”的商标，又改变了字形和设计形式的话，想要认定对方商标侵权，不仅维权成本高，而且获赔概率低。

而自己抢注则可避免今后的麻烦，也可避免“山寨”商标给自己的品牌带来不良影响。这种做法被业内称之为防御性商标注册。

不过，工商总局也在加大商标专用权保护力度，大企业今后可能会减少防御性商标的注册。工商总局有关负责人日前告诉《工人日报》记者，今年将加大对驰名商标、地理标志、涉外商标专用权保护力度，加强对老字号商标的注册保护；坚决遏制违反诚信原则、恶意攀附他人商标声誉或占有公共资源等恶意商标抢注行为。（工人日报）

防御性商标的认定与使用

从以上报道可以看出，近年来，“山寨”商标使公司遭受巨大损失的鲜活案例频繁发生，鉴于此，“大白兔”奶糖、小米、雪碧等知名商标选择自己抢注，自己抢注不仅可避免今后的麻烦，也可避免“山寨”商标给自己的品牌带来不良影响。有些公司除在自己现有的产品上注册外，还将与自己相关的产品进行注册。所以，防御性注册商标，对一个企业商标的全面保护来看，是具有举足轻重的作用的。

（一）防御性商标的认定

防御性注册商标是指企业将已注册的商标覆盖更多商品或服务，或把与自己的商标图案、文字形似音近的也申请注册。申请防御性注册商标的方式有以下两个：

1、防御商标

商标所有人在原注册商标所在的类别外，跨行业在其他不同类别上再申请注册若干相同商标，这些商标叫做防御商标，比如做枣及枣制品的公司，除在枣产品上申请注册商标外，还在其他食品、饮料、餐饮上也申请注册了相同商标。

2、联合商标

商标所有人为了防范他人在类似的商品或服务上申请近似商标，在同类别相同的商品或服务上申请与原商标近音、同音或字形近似的商标，这些相互近似的商标称为联合商标。

需要注意的是，每一个注册商标都是指定用于某一商品或服务上的。根据《商标注册用商品和服务分类》，目前所有商品及服务共划分为45个类别。由于一般企业只注册所属行业类别的商标，于是某些企业在非类似商品（或服务）类别上使用与他人商标相同或相似的商标，尤其是具有一定知名度的商标。这种行为极有可能引起消费者对商品出处或企业的混淆，影响知名企业的正当利益和信誉。

（二）防御性商标的使用

进行防御性商标注册是企业发展到一定规模、品牌具有一定知名度后的必然措施，既可以保护企业的核心知识产权，给自己的商标以安全的生存环境，又为今后多元化经营扩展和品牌扩张留了空间。

1、防御性注册商标三年不使用可能被撤销

防御性注册商标，应注重其使用。根据商标法相关规定，连续三年停止使用的商标，他人是可以提出撤销申请的。对此，虽然商标局给商标注册人两个月的举证期限，让其在规定的期间内提交使用注册商标的证据或说明未使用的正当理由。但是，若在规定的期限内，未提交使用的证据或提交的证据无法认定时，也没有其他正当理由的，商标局就会撤销注册商标。但是现有大部分企业，针对防御性注册商标的定位，是主动实现自己品牌的全面保护，却很少考虑到将其投入使用的。那么，撤销三年不使用制度的存在，对防御性注册商标来说，无疑是非常大的一个风险。

换言之，由于撤销三年不使用制度的存在，未使用的防御性注册商标，就存在被撤销的风险。那么，作为有防御性注册商标的企业，应该认识到防御性注册商标使用的重要性。根据我国商标法和商标法实施条例的规定，商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，当然，也包括商标许可他人使用。那么，针对防御性注册商标，企业在没有很强实力的情况下，很难自己生产经营上下游关系产品，那么，自己使用防御性注册商标，就有些困难。

2、无法使用防御性商标，将该商标许可他人使用

在自己无法使用的情况下，若他人提出撤销三年不使用，被撤销掉的可能性就非常大。对此，建议防御性注册商标的企业，应采取灵活的方式，加强使用防御性注册商标，可以尝试着将该商标许可他人使用，这样，经营者就可以将这些商标被盘活，既可以防止被撤销的风险，还可以获得一定的经济收入。

此外，虽然企业申请多个防御商标，但没有一家企业能保证申请到所有的防御商标。有些“山寨”品牌的商标还会用字体变形的方法来模仿知名商标，让人防不胜防。所以防御商标只是企业维护权益的第一道防护墙。

要知道，知名企业的防御性注册商标，因三年不使用，而被撤销掉的案例已不鲜见，所以，拥有防御性注册商标的经营者，更应注重防御性注册商标的使用问题。此外，实施商标防御战略要根据企业的实际情况而定，可以分步实施，例如先在与自己经营的商品或服务有一定的相关性的类别上注册，然后在自己近几年内可能会经营的商品或服务的类别上申请注册，随着商标的知名度的扩大，逐步扩大商标注册的范围。