构建我国专利先用权证制度初探

专利先用权在我国专利立法中仅作侵权例外存在，权利行使也只是在专利权人提起控告时的一种抗辩。将专利先用权界定为一种独立权利，这不是一个新的观点，本文也赞成专利先用权就是一种独立的权利，是一种可独立取得和实施的专用权。鉴于专利先用权是一项独立权利，为了保障此项权利的实施，构建专利先用权证制度就显得十分必要。颁发专利先用权证并形成制度，是本文的一个创新性建议。

 

一、构建专利先用权证制度的现实意义

 

在我国，构建专利先用权证制度具有现实意义。

 

首先，颁发专利先用权证，有利于表明先用权人的身份，保护先用权人的合法权益。专利先用权人虽然不是专利的所有权人，但是，其享有继续使用专利技术、制造专利产品的权利，且既不需要经专利权人同意，又不需要向专利权人支付使用费用。在专利法修改草案中，虽然在先使用者的权利没有实现突破，仍然作为一种侵权抗辩放置在侵权例外情形中，但是不能否认它具有自身的权利范围，并由法律来设定权利边界，[1]是相对于专利权存在的一种独立权利。

 

其次，颁发专利先用权证，是对专利权人利益的保护。从先用权人角度看，颁发先用权证是对专利权的限制；但从专利权人角度看，先用权证既体现了先用权人的资格证，又是限制先用权的规定，因为先用权证上明确规定了先用权的范围。由此可见，先用权证制度就是调节和明确专利权人与在先使用人的利益关系，同样对保护专利权人利益发挥着重要作用。

 

第三，颁发专利先用权证，持续保障了专利先用权的实施。一是可以减轻先用权人证明其权利的负担，向社会表明该在先使用是一项受法律保护的专用权利；二是避免了销售企业和市场对先用权人所制造产品的侵权怀疑；三是先用权证作为实施先用权的指引，给先用权人制造什么、制造多少做出了界定，减少了先用权人与专利权人之间的冲突。

 

第四，专利先用权证书是一种侵权免责证书，可以避免行政和司法资源的浪费，也证明了颁发先用权证的可行性。基于专利权与先用权的客体存在完全一致性，[2]对于专利先用权，无论是主动界定还是被动确认，都不需要对先用权的客体进行实质审查，只要证明先用权申请人的在先使用，就可以确认先用权的合法性。

 

第五，通过颁发专利先用权证，有利于促进专利应用。应用是专利的生命，遗憾的是我国专利应用率较低，近80%的授权专利都是沉睡的专利。试想，这80%的专利中如果出现在先使用人，岂不正体现了专利的价值吗？专利权人不实施，鼓励在先使用人的实施就应该是合情合理的事。那么，给在先使用人颁发专利先用权证无疑就是促进专利应用。

 

在此值得一提的是，现实中的先用权与专利权也不是完全对立的。我们知道，获得专利权的专利仅是一个可以实施的技术方案，法律并没有要求专利可以马上实施，因此，作为专利技术到转化为生产力，还有相当大的距离。先用权获得的前提是先用权人已经在先实施了该技术或起码是为实施该技术做好了必要准备。当先用权人获得了先用权证时，专利权人可以根据专利行政部门所记载的先用技术的在先实施情况，与先用权人就技术实施中的问题或缺陷甚至是创新后的运用进行探讨、研究，这无疑对于促进专利转化和运用具有非常积极的作用。

 

二、构建实施先用权证制度的依据

 

第一，权利公示制度是先用权证颁发的重要依据。由国家专利局依法定程序登记并授予先用权人的证明文书是对先用权的公示。权利公示虽起源于物权领域，但先用权的公示区别于物权公示制度。物权的标的是有体物，物权法的功能是对稀缺性资源“定纷止争，物尽其用”，审查重点是权属关系的确定。[3]如不动产登记中的房屋，合法建成后的初始登记，即申请房屋所有权，必须提交申请人身份证、土地证、规划证、建设许可证和竣工验收证明等必要材料。如果申请房屋所有权转移登记，除提交申请人身份证、房产证书等外，还应提供房产转移的合同，或者法院判决书等证明房产需要转移的材料。可见，房屋登记审查的内容既有证明产权归属的材料，又有申请人身份及产权转移合同等实质性内容。而先用权的客体与其等同的专利权客体一样都是无形的智力成果，国家专利局依法定程序对其可专利性进行审查，如在对发明的“新颖性、创造性、实用性”进行实质审查，对实用新型、外观设计进行形式审查，都需要提供相关资料。先用权审查是在已经对专利权形成授权结论的基础上做出的，符合先用权条件，即予以登记并出具证明。但需要注意的是，对先用权的被动确认需要根据先用权人提供的被控侵权材料、在先使用证据等一些文件来进行形式上的确认。审查的内容决定了公示的效力范围。

 

第二，构建专利先用权证的主要依据在于先用权是一项独立权利。首先，与专利权证书一样都是权利确认的凭证，不仅如此，先用权证还是先用权人继续实施的依据；其次，我国在专利权强制许可方面也有颁发强制许可证的先例，请求强制许可的实施人以许可证上规定的许可时间、范围实施专利，此也成为先用权证颁发的依据；再次，先用权人其实还有一项特殊权利，就是放弃先用权，依据已经实施的事实，以专利丧失新颖性的理由请求宣告专利权无效，这是先用权人与专利权人在利益博弈上的利器，先用权人由此获得了更多的话语权。一旦颁发先用权证，就依法协调了专利权人和先用权人之间的关系，双方做到相安无事，保障了各自依法实施。

 

第三，国外立法实践也为我国构建先用权证制度提供了依据。《荷兰专利法》第32条明确规定，本国公民只要符合先用权要求的，都可以依法向国家专利局申请先用权证。具体程序是先用权人将享有先用权的证据提交给国家专利局，经过国家专利局审查，获得通过后颁发先用权证。荷兰的先用权证属于要式凭证，其内容都是法律规定的。[4]日本虽然在法条中未明确规定先用权证书，但是法律规定赋予先用权人的普遍实施权，实质上相当于给先用权人颁发了专利先用权证书。如《日本专利法》中明确通过诉讼确认先用权。[5]这种“确认诉讼”在一定程度上起到了“注册”和“登记”的作用，通过这种“注册”赋予并明确了先用权独立权能的界限，同时也说明，先用权并不是必须只有当专利权人提出侵权控告时才能主张的。

 

三、先用权证的取得方式

 

由于不同的专利类型，其专利权取得的方式不同，因此，专利先用权证的取得方式也有所不同。

 

（一）发明专利先用权证的取得

 

关于发明专利的先用权证取得方式，本文认为，可以规定为主动申请取得和被动申请取得两种方式。

 

1.主动取得。发明专利的审查，我国专利法规定的是延迟审查制，即对发明专利实行的是早期公开、请求审查制。通常情况下，国家专利局对于申请文件齐全、申请手续合格的申请，经过保密审查[6]、初步审查等程序审查合格，对不需做保密处理的，国家专利局将在自申请日起（有优先权的自优先权日起）满18个月后公布该申请。[7]在申请日起（有优先权的自优先权日起）3年内，发明专利申请人未提出实质审查请求的，其申请被驳回。[8]经实质审查没有发现驳回理由的，即发给专利证书。具体到发明专利的先用权人的主动请求，从时间上划分为两个阶段：

 

（1）在专利授权前申请取得。首先，从在先使用人角度进行考察，发明专利从申请到授权通常需要3年多的时间，在申请方案被公开后，在先使用人因为已经或正在实施的敏感，必然发现自己实施的技术被抢先申请了专利。为了防止专利授权后被侵权控告，在先使用人有两个选择：一是提出异议，说明该申请案属于现有技术，这样做的结果就是将自己实施的技术推入公共领域，和申请人两败俱伤；二是鉴于不扩大竞争对手的范围，允许申请人继续申请，主动提出就该申请案享有先用权，一旦申请获批，自己就是当然的专利先用权人。其次，对于专利申请人而言，一方面对自己不利，由于在先使用人的介入将使专利的权能受到限制，即先用权人实施专利技术不视为侵权；另一方面，对自己有利的是，不仅获得了专利权，而且由于先用权人的在先实施，专利的实用性得到了及时的检验，标志着专利具有一定的经济价值。其三，从公共利益考察，先用权人的介入会促使专利权人主动实施专利技术，或自己实施，或许可他人实施，争取更大的市场份额。其四，从国家专利局角度分析，由于先用权与专利权的客体存在一致性，因此，对于在先使用人主动申请，可以与申请案合并审查，从而增加了先用权主动申请取得的可操作性。

 

（2）在专利授权后申请取得。如果在先使用人在申请人已经获得发明专利权证书后获悉，同样可以主动向国家专利局请求授予先用权证。国家专利局只需要依据请求人提供的证据审查是否与专利客体一致和使用在先即可。因为国家专利局已经完成对申请案的实质审查，其程序简单必然对颁发专利先用权证增加了可操作性。

 

2.被动取得。多数情况下，在先使用人直到被专利权人控告了才得知自己实施的技术被他人申请了专利。此时，在先使用人虽然地位被动，但是只要存在先使用的事实，法律即赋予其援引先用权抗辩的权利，法院也自当支持先用权的成立。依据法院判决书，仍然可以请求国家专利局授予专利先用权证书。国家专利局接到在先使用人请求，不需审查，直接颁发先用权证书。

 

（二）实用新型和外观设计专利先用权证的取得

 

对于申请实用新型和外观设计专利先用权证的取得方式，同样需要借鉴我国专利法对此两类专利的申请和审查方式。我国对实用新型和外观设计仅进行形式审查，即对于申请文件齐全、符合其他申请手续要求的两类专利申请经过初步审查合格，授予专利证书。[9]由于未对两类专利进行必要技术特征的实质性审查，因而若对应的先用权人提出先用权证申请，将会徒增国家专利局的工作负担，因此本文建议对于实用新型和外观设计专利的先用权只规定被动取得方式，即当先用权人被专利权人侵权指控，援引先用权抗辩成立，在先使用人可以持法院判决书向国家专利局申请先用权证书。

 

从国外情形看，《荷兰专利法》规定了在先使用人可以采取主动申请的方式；日本相关法律则规定了在先使用人需要通过诉讼形式确认先用权的成立，是一种被动取得先用权证的方式。这两个国家的规定，也充分证明了两种方式取得先用权证的可行性。

 

四、专利先用权证的申请和审查

 

类似专利申请一般，专利先用权证的取得也必须经过申请、审查和颁证的法定程序。

 

（一）专利先用权证的申请文件

 

如同申请专利一样，在先使用人申请先用权需要向国家专利局提交申请的相关文件。在先使用人申请先用权证提交的文件主要包括：第一，先用权请求书。作为表明请求授予发明专利先用权愿望的文件，除了载明在先使用的产品或方法的名称、在先使用人姓名、地址和最先使用时间及证据，还要指明属于哪一项专利的先用权，即必须载明指向专利的专利权人、专利证号等。第二，说明书。主要说明一是在先实施情况，如生产规模或能力；二是实施技术与专利客体的一致性。第三，权利要求书。依法提出继续实施并要求保护的范围。第四，提供在先实施或完成必要准备的证据材料。第五，属于知识产权法院已经认定先用权成立的，仅需提供法院判决书，以便国家专利局作为直接证据。

 

（二）专利先用权申请的审查主体及职责

 

1.审查主体的确认。由于三类专利先用权证书的取得方式各不相同，因而究竟由哪个机关来受理、审查、制发专利先用权证就显得至关重要。本文认为，需要区分主动申请、被动申请的不同情形，以科学确定先用权认定主体。

 

第一，确认先用权的行政主体。当专利在先使用人受到专利权人侵权指控时，如果专利权人首先请求行政保护，被控侵权的在先使用人势必提起先用权抗辩。那么，法律应该赋予负责作出行政处理的各级知识产权局有权对提出抗辩的先用权进行认定。因此，各级知识产权局应该作为确认先用权的行政主体。

 

第二，确认先用权的司法主体。如果在先使用人受到专利权人起诉的侵权控告，提起先用权抗辩，此情形下，受理并作出判决的知识产权法院有权对涉案先用权进行认定。因此，有管辖权的法院应该作为确认先用权的司法主体。

 

2.申请的审查。对于主动申请在先使用权的，由国家专利局统一审查，依据先用权成立的要件进行确认。对国家专利局确认结果有异议的，还应该赋予当事人通过诉讼渠道请求法律救济。对于被动申请在先使用权的，知识产权法院依法出具判决结论，应当允许当事人按照诉讼法规定进行上诉的法律救济。

 

3.颁发专利先用权证。专利先用权认定程序结束，由国家专利局统一颁发专利先用权证书。如此分散认定、统一颁证，有利于提高国家专利行政主管部门行政协调的效率。

 

五、专利先用权证书的内容

 

构建先用权证制度，规定专利先用权证书的内容十分关键。形式上可参照专利强制许可使用证书的管理形式，向已经认定的先用权人颁发“先用权证书”。此证既是对先用权的确认，又是对先用权的限制。

 

1.相关主体。先用权认定主体，先用权证颁发主体，先用权主体，专利权人。

 

2.先用权的客体。载明先用权所及的专利客体，即获得专利权的具体产品或方法。

 

3.先用权的实施范围，即可以实施的能力限制。其实，现行专利法规定在原有范围内继续实施，现实中的结果极有可能发生变化，因为先用权人可以随时请求专利无效宣告进行要挟，专利权人不能也不会控告先用权人超出了继续实施的范围。因此，本文建议先用权的范围由专利权人与先用权人协商确定，法律的硬性规定显然毫无意义。

 

4.对先用权的其他限制性内容。如有关先用权人在与第三方合作制造、企业被收购时先用权的存续等。

 

总之，通过颁发专利先用权证并构建专利先用权证制度，其实就等于颁发了第二张专利权证书。专利法一方面通过颁发专利权证书对专利权人给予保护，另一方面，通过专利权无效的规定赋予在先使用人足够的话语权，又使专利权人随时可能失去专利权。此种情况之下，专利先用权人必然获得与专利权人几乎相同的权利。为此，本文希望通过专利先用权证制度从法律上规定各自的权利，实现专利权人和先用权人双赢的效果。

 

【注释】：

[1]王凌红：《先用权制度探析》，载《电子知识产权》2010年第11期，第92页。

[2]张峣：《专利先用权研究》，西安交通大学2014年博士学位论文，第39页。

[3]邱曼丽、哈斯：《专利证书（专利登记簿副本）在专利权属九分钟证明力的探讨》，载《知识产权》2009年第5期，第56页。

[4] Lionel Bently, Brad Sherman, Principles of Patent Law, Foundation Press, 1201(2001).

[5] K. Jorda, On Prior Use Situations Equivalent to That of Japan P.I.P.A. Seventeenth International Congress (19-20)1986.

[6] 《专利法》第4条，《专利法实施细则》第8条、第9条。

[7] 《专利法》第34条。

[8] 《专利法》第35条。

[9] 《专利法》第40条。